Tribunale di Bologna, Sentenza n. 1912/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Specializzata

in materia di proprietà industriale ed intellettuale

Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:

dott. GIUSEPPE COLONNA Presidente rel.

dott. PASQUALE LICCARDO Giudice

dott. ANNA DE CRISTOFARO Giudice.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 6745 del ruolo generale dell'anno 2006 posta in decisione all'udienza del 7.3.2008

promossa da:

Valentino Rossi, elettivamente domiciliato in Bologna, via Farini 4, presso lo studio dell'avv. Federico Alzona, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Gianluca Benedetti del foro di Pesaro, come da procura in calce all'atto di citazione

- Attore

contro:

YY1 e YY2, elettivamente domiciliati in Bologna. Piazza di Porta Ravegnana. presso lo studio dell'avv. Sandro Corona. che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Cesare Galli e Mariangela Bogni. come da procura a margine della comparsa di risposta

-Convenuti

OGGETTO

"Rivendica marchio"

Conclusioni per parte attrice

"Piaccia all'On.le Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

accertare e dichiarare che la domanda di registrazione comunitaria n. 004074514 depositata in data 19 ottobre 2004 relativa al marchio "che spettacolo" per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 9, 18, e 25 della Classifica Internazionale a nome dei convenuti YY1 e YY2 è stata depositata in mala fede e comunque è stata depositata da soggetti non aventi diritto, nonché, se del caso, accertare e dichiarare l'intervenuto conseguimento in mala fede e comunque da parte di soggetti non aventi diritto dell'attestato di registrazione che in esito ad essa andrà ad eventualmente esser concesso;

accertare e dichiarare la legittimazione dell'attore Valentino Rossi a conseguire la registrazione del marchio "che spettacolo" nelle classi 9, 18, e 25 della Classifica Internazionale;

statuire, disporre ed ordinare l'assunzione a nome dell'attore Valentino Rossi della domanda di registrazione comunitaria n. 004074514 depositata in data 19 ottobre 2004 relativa al marchio "che spettacolo" per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 9, 18, e 25, ovvero statuire. disporre ed ordinare il trasferimento a nome dell'attore Valentino Rossi dell'attestato di registrazione che in esito alla domanda di registrazione comunitaria per marchio n. 004074.514 andrà ad eventualmente esser concesso.

Con salvezza di ogni diritto e facoltà accordati dall'art. 118 del Codice della proprietà industriale in esito all'accertamento e declaratoria di spettanza ad altri del diritto alla registrazione, nonché con salvezza di ogni ulteriore diritto e facoltà.

Con vittoria di spese. "

Conclusioni per parte convenuta

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via preliminare:

1) Dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria su tutte le domande attoree;

In via principale subordinata:

2) Dichiarare inammissibili, per mancanza della condizione dell'azione della possibilità giuridica, le domande attoree fondate sulla pretesa legittimazione esclusiva del sig. Valentino Rossi alla registrazione come marchio dell'espressione "Che spettacolo";

In via di ulteriore subordine, nel merito:

3) Respingere integralmente le domande attoree, assolvendone nel miglior modo i convenuti;

In ogni caso:

4) Condannare l'attore a rifondere ai convenuti spese, diritti ed onorari di causa

IL TRIBUNALE

udita la relazione della causa fatta dal dottor Giuseppe Colonna: udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti: letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo;

ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Valentino Rossi, grazie alla grande notorietà acquisita con le gare motociclistiche, ha registrato numerosi segni distintivi e l'espressione "che spettacolo", collegata alla vittoria del campionato mondiale dell'anno 2004, è stata oggetto della domanda di registrazione comunitaria n. 00409472, depositata il 27.10.2004 per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 9, 16, 25 e 28. Successivamente si è avveduto che una settimana prima YY1 e YY2 di Parma avevano depositato domanda di registrazione comunitaria n. 004074514 per la medesima espressione "che spettacolo" per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 9, 18 e 25.

Quindi con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di diritto industriale, i predetti, assumendo che la domanda di registrazione era stata depositata in mala fede e chiedendo che, previo accertamento relativo a detta mala fede, venisse dichiarata la legittimazione dell'attore Valentino Rossi a conseguire la registrazione del marchio "che spettacolo" per le classi 9, 18 e 25 e si ordinasse l'assunzione a nome di Valentino Rossi della domanda di registrazione comunitaria n. 004074514 depositata il 19.10.2004 ovvero il trasferimento del relativo attestato di registrazione.

2. Si sono costituiti anche entrambi i convenuti, che hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità delle domande e la loro infondatezza nel merito.

3. Intervenuto il mutamento di rito, determinato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 170-07, la causa è stata posta in decisione. Sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza del 27.3.2008 e il Giudice istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.

Motivi della decisione

4. L'assunto su cui Valentino Rossi fonda le pretese azionate è che l'utilizzazione dell'espressione "che spettacolo" per il contesto complessivo in cui avvenne "deve essere considerata adozione di segno distintivo ad istantanea notorietà planetaria" per i mezzi di diffusione presenti il 17.10.2004, quando egli maturò il punteggio che gli conferiva la matematica vittoria del campionato mondiale MotoGp 2004, mentre, per altro verso, la vicinanza tra evento e istanza di registrazione da parte del YY1 e del YY2 costituirebbe "di per sé sola univoca prova di 'accaparramento con destrezza, con l'intento speculativo di sfruttare la notorietà della espressione e del personaggio a .fini di (indebita) promozione dei propri prodotti od altra finalità speculativa, ovvero condizione di mala fede che inficia la possibilità di conseguimento della registrazione".

Dunque presupposto della azione intrapresa è che nell'ordinamento del marchio comunitario sia configurato un diritto di rivendica nel caso di mera domanda di registrazione comunitaria proposta in mala fede da qualunque terzo in violazione del segno altrui, che nel caso di specie sarebbe sorto istantaneamente a favore di Valentino Rossi.

Occorre quindi verificare se le disposizioni dettate in materia dal Regolamento 40/94 CE del 20.12.1993 sul marchio comunitario in questa fattispecie - come configurata dalla prospettazione della domanda svolta da Valentino Rossi - riconoscano un diritto ad agire in rivendica.

Il postulato da cui muove l'azione proposta è che l'art. 118 del c.d.i., dedicato, per l'appunto, alla "rivendica", possa essere applicato alla ipotesi di domanda di marchio comunitario.

La tesi non può essere condivisa. Infatti tale norma è di carattere "sostanziale", attribuendo il diritto di rivendicare a proprio favore il riconoscimento contenuto in una sentenza passata in giudicato, e può riferirsi unicamente alla domanda di registrazione ed al marchio disciplinato dall'ordinamento interno, ma nulla può dire in ordine al marchio comunitario che necessariamente è soggetto alla disciplina esclusiva del Regolamento 40/94 CE.

Né in senso contrario possono essere utili le norme richiamate dall'attore e che così, testualmente recitano: "nello Stato le cui autorità giudiziarie hanno competenza in virtù dell'art. 90, paragrafo 1, le azioni diverse da quelle di cui all'art. 92 vanno proposte dinanzi alle autorità giudiziarie che sarebbero competenti 'ratione loci' e 'ratione materiae' per le azioni riguardanti un marchio registrato in detto Stato" (art. 102 Reg. 40/94); "salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi comunitari e le domande di marchio comunitario nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee e successive promosse sulla base di marchi comunitari e di marchi nazionali si applica la Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, con gli emendamenti apportati dalle convenzioni relative all'adesione a tale convenzione degli Stati aderenti alle Comunità Europee..." (art. 90 Reg. 40,94); "indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: ... 4) in materia di registrazione o (h validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono s'urti richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale" (art. 16 Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968).

Si tratta, come risulta evidente dalla semplice lettura (e questo ha reso necessaria la non breve citazione), di norme tutte di carattere meramente "processuale", che ripartiscono la "giurisdizione/competenza" tra le autorità dei singoli Stati, ma che non dettano alcuna norma di carattere sostanziale, che viceversa è volta a regolare i singoli istituti e specificamente, per quanto qui interessa, il marchio comunitario (la Convenzione di Bruxelles detta alcune norme - tuttavia sempre in tema di competenza - solamente per ciò che attiene al brevetto europeo; cfr. in particolare Articolo V quinquies aggiunto dall'articolo 29 della convenzione di adesione del 1978 e modificato dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 10). In altri termini: norme che attribuiscono la competenza al Giudice nazionale non possono costituire un diritto ad una registrazione favorevole sulla base di un ordinamento (quello interno ex art. 1 18 c.d.i.) estraneo all'ordinamento (Regolamento 40/94) cui la registrazione stessa si riferisce, potendosi per tale via giungere all'assurdo di una sostituzione - in applicazione della normativa interna ad un solo paese - di una registrazione di un marchio comunitario ad altra già effettuata dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI).

Alla luce delle considerazioni che precedono, alla domanda di marchio comunitario non è applicabile l'art. 118 c.d.i., che prevede l'azione di rivendica per il marchio rilasciato dall'Ufficio italiano, ma unicamente l'art. 18 del Reg. 40-94 che così recita: "Se un marchio comunitario viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare del marchio, a nome (dell'agente o rappresentante di colui che è titolare di tale marchio. quest'ultimo ha il diritto di chiedere il trasferimento a proprio favore della registrazione, a meno che tale agente o rappresentante giustifichi il proprio modo di agire". Netta è dunque la differenza esistente tra la rivendica del marchio comunitario rispetto a quello nazionale e pare quasi tautologico ribadirlo: in primo luogo l'art. 118 c.d.i. consente l'azione anche relativamente alla mera domanda di registrazione depositata (ed è questo il caso in esame), mentre l'art. 18 Reg. 40/94 si occupa unicamente del marchio comunitario già registrato; inoltre la normativa italiana conferisce il diritto di agire in rivendica (sempre relativamente alla ipotesi di mera domanda) in tutte le ipotesi in cui "con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un oggetto diverso da chi ha depositato la domanda ..." (art. 118 c. 2 c.d.i.), cosicché legittimato ad agire è ogni avente diritto illegittimamente spogliato, mentre nel caso del marchio comunitario il diritto di azione compete unicamente a chi sia stato spogliato "da un agente o rappresentante" (la norma deriva dall'art. 6 bis della Convenzione dell'Unione di Parigi).

Tale netta divergenza discende dalle fondamentali differenze esistenti tra i due sistemi di registrazione, atteso che le modalità di rilascio del marchio europeo da parte dell'UAMI contemplano la possibilità della opposizione ed un ampio esame preventivo, mentre al sistema italiano è estranea ogni ipotesi di tale tipo. Infatti il Regolamento sul marchio comunitario disciplina la registrazione del non avente diritto, in relazione alle due ipotesi contemplate all'art. 8.3 (che si occupa della opposizione del titolare del marchio nel caso in cui l'agente o il rappresentante presenti la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare; ipotesi specifica – come s'è visto - di legittimazione alla rivendica) e all'art. 8.4 (ipotesi di esclusione con riferimento al "marchio non registrato" o ad "un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale"), che legittimano alla opposizione o alla successiva azione di nullità.

Pertanto è del tutto coerente con il sistema del marchio comunitario che la questione sollevata da Valentino Rossi rientri nell'alveo del procedimento a ciò destinato dal Regolamento 40/94 e di ciò si è forse avveduto lo stesso ricorrente che in allegato alle proprie conclusioni ha depositato copia della nota 12.11.2007 con la quale evidenziava all'UAMI l'esistenza della lite mettendo per tale via l'Ufficio preposto al rilascio del marchio comunitario in condizione di valutare la legittimità o meno del contegno serbato dal YY1 e dal YY2 (in data 26.9.2007 l'opposizione è stata rigettata, decisione che, secondo quanto affermato in memoria di replica dall'attore è stata appellata).

Non si nasconde certo il Tribunale che è stata da autorevole dottrina affermata la competenza del Giudice nazionale (per l'Italia coincidente con il Tribunale del marchio comunitario ed individuato dalla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale) proprio in materia di "rivendica" inerente a marchio comunitario, senza peraltro che risultino particolarmente approfondite le ragioni di tale scelta (sovente motivata dalla necessità di individuare materie attribuite a detta competenza). Quello che tuttavia preme di sottolineare - ai fini specifici della decisione del caso di specie e senza dover approfondire terni diversi - è che comunque l'attribuzione di detta competenza non potrebbe in nessun caso spingersi sino a riconoscere il diritto ad agire in rivendica (che è cosa ovviamente diversa dalla attribuzione di competenza) avanti ad un giudice italiano relativamente ad una mera domanda di registrazione ancora sottoposta ad esame l'UAMI, pena lo stravolgimento degli assetti conferiti dal Regolamento 40/94 C.E..

Sulla base di quanto sin qui esposto ritiene il Tribunale che sussista il difetto assoluto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande svolte da Valentino Rossi, atteso che la fattispecie configurata dalla stessa prospettazione dell'atto di citazione non corrisponde ad alcun diritto azionabile avanti alla autorità giudiziaria italiana.

Le spese di causa, attesa la novità delle questione sollevate, si dichiarano interamente compensate.

P.Q.M. .

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:

a) dichiara il difetto di giurisdizione a decidere in ordine alla domanda svolta da Valentino Rossi nei confronti di YY1 e YY2

b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale il giorno 1.7.2008

Il Presidente

Dott. Giuseppe Colonna

Depositata in Cancelleria il 01 AGO 2008